Che cos’è un marchio?

La maggior parte disciplina riguardante i marchi d’impresa è contenuta, prevalentemente, nel D. Lgs. 30/2005, “Codice della Proprietà Industriale” e in alcune norme del codice civile ((art. 2569 cod. civ. e ss.), oltre che da strumenti legislativi dell’Unione Europea e Convenzioni internazionali di cui fa parte l’Italia.

Il marchio viene apposto sul prodotto o è comunque visibile nella fruizione dei servizi di una specifica impresa.

La giurisprudenza nazionale e comunitaria ha riconosciuto che il marchio, inoltre, può svolgere diverse funzioni:

• distintiva, ossia di comunicazione al consumatore circa l’origine imprenditoriale del prodotto o servizio;
• di qualità, dal momento che, associando un determinato segno ad una impresa, il consumatore può collegare determinate qualità o caratteristiche a un prodotto o servizio sul mercato (ad esempio con riferimento ai marchi di beni di lusso);
• di comunicazione, con riferimento a ogni altra informazione che possa essere espressa dal segno distintivo utilizzato;
• pubblicitaria, attirando i consumatori verso determinati prodotti o servizi;
• di investimento; quando si tratta di un segno utilizzato con la funzione di accrescere la reputazione e l’attrattiva di un imprenditore.

Nella scelta del segno distintivo l’imprenditore, dunque, deve considerare quale immagine, quali informazioni vuole trasmettere al consumatore attraverso i propri prodotti o servizi, tenendo in considerazione che un marchio d’impresa per poter essere tutelato e registrato, deve essere nuovo rispetto ai segni già presenti sul mercato ed è essere idoneo a distinguere l’imprenditore che offre quei determinati prodotti o servizi rispetto ai suoi concorrenti.

Perché registrare un marchio?

La registrazione di un marchio d’impresa consente al titolare di far fruttare gli investimenti sostenuti per l’affermazione del proprio prodotto e di tutelare il valore commerciale del brand.

In questo modo, il titolare può impedire a terzi di appropriarsi o utilizzare segni identici o simili nel medesimo segmento del mercato e agendo nei confronti di domande di registrazione di marchio che siano in conflitto con il proprio diritto.

La titolarità di un marchio registrato permette di agire con un’azione di contraffazione, allegando unicamente il titolo e argomentando in merito alla violazione dei propri diritti. Pertanto, la registrazione del marchio consente una tutela più agevole al titolare nei confronti di terzi.

Infine, avendo il marchio un valore commerciale può essere oggetto di accordi, concedendo il marchio in licenza o cedendolo del tutto ad altri soggetti, previo pagamento di royalties.

 Chi può registrare un marchio d’impresa?

Possono ottenere la registrazione di un marchio non solo gli imprenditori, ma anche chi, anche senza la qualifica di imprenditore, intenda acquisire una esclusiva sul segno per poi consentirne l’uso.

Pertanto, è possibile registrare un marchio anche senza partita I.V.A.

Il comma 1 dell’articolo 19 del Codice della Proprietà Industriale prevede che: “Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.”

Semplificando quanto scritto nel codice, chiunque può registrare un marchio se dichiara di avere intenzione di usarlo (direttamente o attraverso la cessione del marchio). La richiesta, dunque, può essere effettuata sia da una persona giuridica che da una fisica.

Tuttavia, il marchio depositato, da titolari di partiva IVA e non, deve essere utilizzato, in qualche modo, entro 5 anni dalla registrazione, altrimenti ne decade la protezione. Un marchio registrato ha validità di 10 anni rinnovabili, ma solo se viene effettivamente utilizzato.

Quali sono i requisiti che rendono un marchio registrabile?

Il Codice della Proprietà Industriale prevede che possono costituire oggetto di registrazione tutti i segni che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese e che possano essere rappresentati nel registro in modo da consentire la determinazione chiara e precisa dell’oggetto della protezione conferita al titolare e fissa dei requisiti di novità che rendono un marchio registrabile.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 12 del CPI elenca dettagliatamente tutti quei segni che fanno parte di un marchio che non possono essere considerati nuovi. Ad esempio, non possono essere utilizzati segni di uso comune nel linguaggio corrente o nel commercio, segni identici o simili a quelli di un prodotto affine a quello che intendiamo produrre/commercializzare; segni identici o simili alla denominazione di un’altra azienda che opera nel nostro stesso settore; segni identici a quelli di un altro marchio.

Prima di procedere alla registrazione del marchio, quindi è di fondamentale importanza, non solo accertare che il segno per il quale si richiede la registrazione possegga i requisiti richiesti e sia conforme a legge, ma anche effettuare una ricerca di anteriorità, per assicurarsi che il segno e i prodotti/servizi per i quali si chiede la registrazione non violino diritti altrui.

Pertanto, affidarsi a studi o consulenti specializzati per lo studio preliminare della domanda di marchio e la ricerca di anteriorità consente di avere accesso a strumenti maggiormente affidabili e di avvalersi della competenza di esperti del settore.